Наши юристы выиграли суд у Роспатента о незаконном отказе в регистрации товарного знака

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

http://ipc.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

17 февраля 2015 года

Дело № СИП-1025/2014

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

- председательствующего судьи – Погадаева Н.Н.,

- судей – Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

- при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

- рассмотрев в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Бурлаковского Ильи Юрьевича (Москва, ОГРНИП 306770000387024) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 03.03.2014 по заявке № 2011730698;

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Берлин Е.М. по доверенности от 03.03.2014,

от заинтересованного лица: Козача А.С. по доверенности от 28.08.2014 2 № 02/32-563/41,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бурлаковский Илья Юрьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011730698.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал. По мнению заявителя, обжалуемое решение Роспатента не соответствует закону, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности. Заявитель сослался на то, что в решении не указано в отношении какого перечня товаров, приведенных в заявке на товарный знак имеется вероятность введения потребителей в заблуждение, а также не учел, что в истребуемом перечне товаров имеются товары, не предназначенные для сна. Заявитель полагает, что вывод Роспатента о том, что у российского потребителя словосочетание «Deep Sleep» может ассоциироваться с терапией психических больных, ошибочен. Так же указал на то, что 03.10.2013 Роспатентом был зарегистрирован словесный товарный знак «Deep Sleep» в отношении товаров 06, 10-го и 11-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на имя компании Дженерал ДиЭнЭй, Инк. (711 Эс КАРСОН СТРИТ СТИ 6 КАРСОН СИТИ 89701 НВ, США) за номером № 497286 с датой приоритета 22.02.2012, данная регистрация, по мнению заявителя, нарушает его право на регистрацию товарного знака по заявке № 2011730698.

Представитель Роспатента в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на заявление, сославшись на то, что содержание заявленного словесного элемента «Deep Sleep» способно восприниматься 3 потребителем как определенная характеристика, указывающая на назначение заявленных товаров, связанных со сном, либо с терапией психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон. В связи с чем, представленное на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и способно ввести в заблуждение потребителя.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 19.09.2011 предпринимателем в Роспатент подана заявка № 2011730698 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения, состоящего из квадрата красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Deep Sleep», выполненный стандартным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита в две строки, где первые буквы слов выполнены заглавными, а остальные строчными, в отношении товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25-го и услуг 44-го классов МКТУ.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом принято решение от 16.05.2013 об отказе в его государственной регистрации в качестве товарного знака, ввиду его несоответствия в отношении названных товаров и услуг требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

ИП Бурлаковский И.Ю. 03.03.2014 направил в Роспатент возражения на решение от 16.05.2013, в которых просил его отменить.

Решением Роспатента от 30.09.2014 в удовлетворении возражения было отказано, решение от 16.05.2013 оставлено в силе. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив имеющиеся 4 в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов.

В соответствии со статьями 1248, 1500 ГК РФ решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака может быть оспорено заявителем в административном порядке.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их 5 соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, по смыслу приведенных норм названного Кодекса, а также учитывая разъяснения, данные в совместном постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996, основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием.

Исходя из полномочий Роспатента, обусловленных пунктом 3 статьи 1246 ГК РФ и закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражений предпринимателя в отношении предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента, что заявителем не оспаривается.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и 6 другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и пункту 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Такие обозначения согласно пункту 2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее – Методические рекомендации), называют описательными.

Ссылаясь на пункт 2.2 Методических рекомендаций, а также на словарно-справочные материалы (http://dic.academic.ru; http://slovari.yandex.ru; http://www.perevodtranslate.ru; http://mirslovarei.com; http://translate.academic.ru; Wikipedia; Historical dictionary of Psychiatry. См. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 53000 слов. Изд. 17-е, испр. и доп. М.: «Русский язык», 1978, стр. № 196), Роспатент предположил, что поскольку словосочетание «Deep Sleep» в переводе с английского языка означает - глубокий, тяжелый, крепкий сон; название терапии психических больных снотворными средствами, вызывающими длительный сон, данный словесный элемент способен восприниматься потребителем как определенная характеристика, указывающая на назначение заявленных 7 товаров, связанных со сном, либо терапией психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон.

В связи с чем, по мнению Роспатента, заявленное обозначение будет указывать на назначение заявленных товаров 05-го класса МКТУ, относящихся к группе фармацевтических препаратов и лекарственных средств, обладающих снотворным эффектом; товаров 10-го класса МКТУ, относящихся к оборудованию и средствам медицинской направленности, связанных со сном (в частности, «клеенки подкладные для больничных целей», «кровати, специально приспособленные для медицинских целей», «матрацы медицинские», «наполненные водой», «матрацы надувные»); товаров 11-го класса МКТУ, относящиеся к принадлежностям для сна (в частности, «одеяла с электрообогревом», «подушки с электрообогревом»); товары 20-го класса МКТУ, относящиеся к мебели для сна (в частности, «кровати», «кровати больничные», «матрацы»); товары 24-го класса МКТУ (например, «мешки спальные», «наматрасники», «одеяла», «покрывала постельные»); товары 25-го класса МКТУ, относящиеся к одежде для сна (в частности, «маски для сна [одежда]», «пижама», «одежда»), услуги 44-го класса МКТУ, относящиеся к медицинским услугам, услугам лечебно- профилактических учреждений (в частности, «диспансеры», «санатории», «клиники», «лечебницы», «помощь медицинская», «санатории», «услуги фармацевтов», «уход за больными»); в то же время Роспатент указал, что для товаров и услуг заявленного перечня, не предназначенных для сна, заявленное обозначение со словесным элементом «Deep Sleep» способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров/услуг.

Из приведенных Роспатентом ссылок не следует, что словосочетание «Deep Sleep» известно российскому потребителю в значении «терапия психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон», поскольку, как усматривается из 8 представленных в материалы дела заявителем распечаток, статья «Deep Sleep Therapy» имеется на английском языке только на одном из приведенных в решении сайтов на странице в сети Интернет по адресу http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1641939 со ссылками на научные издания также на английском языке, доказательств наличия указанной информации на русскоязычных сайтах Роспатентом не представлено.

При этом в оспариваемом решении не приведены доказательства того, что сведения о данном виде терапии когда-либо публиковались на русском языке в источниках, доступных российскому потребителю, что данная терапия когда-либо применялась на территории Российской Федерации или что в английском языке словосочетание «Deep Sleep» обозначает указанную терапию без использования одновременно с ним слова «Therapy».

Выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и не доказывают того, что у российского потребителя словосочетание «Deep Sleep» может ассоциироваться с терапией психических больных.

Доводы Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в части товаров и услуг требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ суд также не может признать обоснованными в силу следующего.

В пункте 2.5.1 Правила указано, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 1483 ГК РФ являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утверждённых приказом Роспатента 9 от 23.03.2001 № 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождении товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

К товарам и услугам, в отношении которых обозначение со словесным элементом «Deep Sleep» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения, Роспатент отнес товары 05-го класса МКТУ, такие как «мухоловки клейкие», «средства моющие для скота», «фунгициды», «цемент для копыт животных», «фарфор для зубных протезов» и т.д.; товары 10-го класса МКТУ «зеркала стоматологические», «обувь ортопедическая», «супинаторы для обуви» и т.д.; товары 11-го класса МКТУ «абажуры; газогенераторы [установки]», «зажигалки», «дымоходы» и т.д.; товары 20-го класса МКТУ «блоки пластмассовые для штор», «бюсты портновские», «пруты для лестниц» и т.д.; товары 24-го класса МКТУ «ткани для обуви», «чехлы для мебели» и т.д.; товары 25-го класса МКТУ «набойки для обуви», «каркасы для шляп», «сапоги» и т.д., услуги 44-го класса МКТУ «хирургия растений», «составление цветочных композиций», «уничтожение сорняков», «садоводство», «дизайн ландшафтный» и т.д.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Между тем, в оспариваемом решении не указанно каким образом в отношении товаров, не предназначенных для сна, ассоциации с глубоким сном и с видом психотерапии могут ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, также Роспатент не указал, когда ассоциации со сном в отношении всех перечисленных в заявке товаров и услуг могут породить у потребителя ложное впечатление об их предназначении.

Из перечисленных товаров не следует, что обозначение «Deep Sleep» является указанием их вида, характеристикой, указанием на их изготовителя и порождает у потребителя соответствующие ассоциации.

Способность оспариваемого обозначения ввести потребителя в заблуждение обоснована Роспатентом лишь ссылкой на интернет-сайты.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что в решении Роспатента отсутствует обоснование того, какие ассоциации со сном могут породить у потребителей заблуждение касающиеся заявленного комбинированного обозначения «Deep Sleep» в отношении всех товаров и услуг для которых заявлено о предоставлении правовой охраны по заявке № 2011730698.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что оспариваемое решение Роспатента от 30.09.2014 принято с нарушением норм пункта 1 подпункта 3 статьи 1483 ГК РФ и положений пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, которое носит существенный характер, позволяющий сделать вывод о том, что Роспатентом не осуществлено всестороннее, полное и объективное рассмотрение возражений заявителя, поэтому оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным, поскольку нарушает права заявителя в сфере интеллектуальной собственности, так как препятствует ему в регистрации 11 собственного товарного знака для индивидуализации его предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание оспариваемого решения недействительным влечет за собой обязанность Роспатента устранить нарушение прав заявителя путем повторного рассмотрения возражения (требование заявителя в просительной части заявления), поскольку им не рассмотрены возражения заявителя в полном объеме, а суд не вправе подменить обязанность Роспатента в административном порядке рассмотреть возражения заявителя.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы по государственной пошлине относятся на заинтересованное лицо.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 180, 197 – 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2014 по заявке № 2011730698 недействительным, как не соответствующее пунктам 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права индивидуального предпринимателя Бурлаковского Ильи Юрьевича путем повторного рассмотрения возражения от 03.03.2014.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Бурлаковского Ильи Юрьевича (ОГРНИП 306770000387024) 200 (Двести) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.12

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья: Н.Н. Погадаев.

Судья: Н.А. Кручинина.

Судья: Н.Н. Тарасов.

Ссылка на источник

Чтобы заказать услугу или получить консультацию, свяжитесь с нами по телефону (495) 229-67-08, skype: jurpom или напишите нам.